はじめに
メーカーの純正消耗品の使用済み部品を回収し、消耗部分だけを入れ替えて「互換品」として販売する――プリンタのインクカートリッジなどでおなじみのリサイクルビジネスです。しかし、回収した部品にメーカーの登録商標が付いたままだったら、どうなるでしょうか。
病院・薬局で薬を一包ずつ分ける薬剤分包装置の専用ロール紙を巡り、装置メーカーの湯山製作所が、使用済み芯管に分包紙を巻き直して販売した業者を特許権・商標権侵害で訴えた事件で、大阪地判平成26年1月16日（平成24年（ワ）第8071号・特許権侵害差止等請求事件）・判決文PDF・裁判所ウェブサイトは、特許・商標の両面で侵害を認め、差止め・廃棄と556万5991円の賠償を命じました。
「権利は最初の販売で使い果たされる」という消尽論の限界と、リサイクル品に残った商標の扱いを、実務目線で解説します。
前提知識の整理
- 消尽論：特許製品・商標品が権利者により適法に譲渡されると、その製品についての権利は目的を達して尽き（消尽）、転売等に権利は及ばないのが原則です。
- 特許権の消尽の限界：加工や部材の交換により「特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造された」と認められるときは、特許権の行使が許されます（インクカートリッジ事件・最判平成19年11月8日）。
- 商標と品質の同一性：真正品でも、権利者の管理外で内容が変わった商品に商標が付いたまま流通すると、出所表示機能・品質保証の機能を害するとして商標権侵害が問題になります（トナーカートリッジ事件・薬剤分包②事件等の系譜）。
事案の概要
原告・湯山製作所は、薬剤分包装置と専用の「薬剤分包用ロールペーパ」（芯管に分包紙を巻いたもの）を製造販売し、ロールペーパについて特許権と2件の商標権を持っています。芯管には登録商標が型抜きで立体的に表示されていました。
重要なのは芯管の流通管理です。原告は装置の販売時に、芯管は分包紙を使い切るまでの無償貸与であり、使用後は回収し、第三者への譲渡は禁止であることを顧客に説明し、芯管・外装・カタログ等にもその旨を表示していました。実際の芯管回収率は97％台という徹底ぶりです。
被告・日進医療器は、平成22年から、原告製品の使用済み芯管を回収し、自社手配の分包紙（グラシン紙等）を巻き直した製品を「ユヤマ式Ｙグラシン無地70」等の名称で販売しました。芯管には原告の登録商標が付いたままです。
原告は、特許権侵害（差止め・廃棄）と、商標権侵害を含む損害賠償を請求しました。
争点と裁判所の判断
特許権――芯管は「譲渡されていない」＋巻き直しは「新たな製造」
被告は消尽を主張しましたが、二重に排斥されました。まず、芯管は所有権留保のもと使用貸借されたにすぎず、そもそも「譲渡」されていないため消尽の前提を欠くと認定されました（説明・表示・97％台の回収実績が決め手です）。
さらに、インクカートリッジ事件最高裁判決の枠組み（「特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは，特許権者は，その特許製品について，特許権を行使することが許される」）を引用したうえで、
「芯管の部分が同一であったとしても，分包紙の部分が異なる製品については，社会的，経済的見地からみて，同一性を有する製品であるとはいいがたいものというべきである。」
として、巻き直しは新たな製造に当たり特許権侵害が成立するとしました。
商標権――「分包紙と加工主体が違えば、品質の同一性はない」
本記事の中心はこちらです。裁判所は、薬剤の分包という用途ゆえに製品には高度の品質が要求され、顧客の最大の関心事は分包紙の品質であることを指摘したうえで、次のとおり判示しました。
「分包紙及びその加工の主体が異なる場合には，品質において同一性のある商品であるとはいいがたいから，このような原告製品との同一性を欠く被告製品について本件各登録商標を付して販売する被告の行為は，原告の本件各商標権（専用使用権）を侵害するものというべきである。」
そして商標の機能に即した実質論も付されています。
「実質的にみても，購入者の認識にかかわらず，被告製品の出所が原告ではない以上，これに本件各登録商標を付したまま販売する行為は，その出所表示機能を害するものである。また，被告製品については原告が責任を負うことができないにもかかわらず，これに本件登録商標が付されていると，その品質表示機能をも害することになる。」
被告は、商標は芯管の一部に小さく表示されているだけで、分包紙が巻かれ外装もされた状態では認識できないと主張しましたが、採用されませんでした。外から見えにくくても、商標が付いたままの販売は出所表示・品質表示の機能を害する――PURE&FREE事件（シールで完全に隠せば「使用」でない）との対比で、境界線がよく分かる判断です。
損害額――実際の利益556万円
損害は特許法102条2項（侵害者の利益の推定）により算定されました。被告の売上約3011万円から仕入・返品・値引・回収作業手数料・運送費等の経費を控除した利益556万5991円が、そのまま損害額と推定され、覆滅事情もないとされました。原告が予備的に主張した実施料率（特許6.5％・商標5％）ベースの算定は、利益額を上回る立証がないとして採用されていません。
実務への影響・ポイント
第1に、リサイクル・互換品ビジネスの設計指針です。他社製品の部材を再利用する場合、①元の権利者の商標を完全に除去または隠すこと（PURE&FREE事件参照）、②消耗部分の品質責任が自社にあることを明確にする表示が最低条件です。本件の被告のように、商標が付いたまま・「ユヤマ式」を冠した商品名で販売する形態は、商標・特許の両面で最も危険な組み合わせです。
第2に、メーカー側の「回収スキーム」の威力です。芯管の所有権留保・無償貸与・回収の告知と、97％台という回収実績が、消尽の主張を入口で封じました。消耗品ビジネスで模倣・再生品を防ぎたいメーカーは、①部材の貸与構成と回収体制、②部材自体への商標の恒久的表示（型抜き等）、③特許・商標の重畳的な権利取得という本件のスキームが参考になります。
第3に、消耗部分の品質が支配的な商品での「同一性」判断です。本件は、商品価値の中心（分包紙）が入れ替えられた事案であり、部材の一部交換にとどまるケースとは区別されます。何が商品の「本質的部分」かが、特許（新たな製造）・商標（品質の同一性）双方の分水嶺になります。
第4に、続篇があることです。本件当事者間では、その後、被告が非純正品であることを表示して販売した行為についても争われ、侵害が肯定されています（大阪地判平成31年3月5日・知財高判令和元年10月10日）。「非純正と明示すればよい」という単純な回避策も通用しなかった点を含め、この分野の紛争の続きとして参照する価値があります。
まとめ
- 使用済み芯管に別の分包紙を巻き直した製品は、特許法上は「新たな製造」に当たり（芯管はそもそも譲渡されておらず消尽の前提も欠く）、特許権侵害が成立する
- 商標法上も、分包紙と加工主体が異なる以上、品質において同一性のある商品とはいえず、商標が付いたままの販売は出所表示機能・品質表示機能を害し、商標権侵害となる
- 「商標が小さく見えにくい」ことは抗弁にならない。隠すなら完全に、が境界線
- メーカーの部材貸与・回収スキームと商標の恒久的表示は、再生品対策として極めて有効に機能した
出典・参考判例
- 大阪地判平成26年1月16日（平成24年（ワ）第8071号・特許権侵害差止等請求事件） 判決文PDF・裁判所ウェブサイト
参考文献
- 小林十四雄編集代表／末吉亙・西村雅子・大塚一貴・三山峻司編著『商標の法律実務――重要判例分析』（中央経済社・2023年）383〜391頁
- 西村雅子「商標法の消尽についての考察」知財管理61巻1号（2011年）31〜32頁
- 宮川美津子「無断加工を施した真正品を販売する行為と商標権侵害の成否について――アフターダイヤモンド事件と商標機能論」髙部眞規子裁判官退官記念論文集編集委員会編『知的財産権訴訟の煌めき――髙部眞規子裁判官退官記念論文集』（金融財政事情研究会・2021年）396〜411頁
- 小野昌延原著・三山峻司改訂『新・商標法概説〔第4版〕』（青林書院・2025年）251頁・318頁・348頁
※本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、法的アドバイスを提供するものではありません。個別の事案については、弁護士にご相談ください。
この記事の執筆・監修
虎ノ門法律特許事務所 代表
弁護士・弁理士 大熊 裕司
第一東京弁護士会所属（登録番号：37803）・日本弁理士会所属。商標・不正競争防止法をはじめとする知的財産紛争に注力し、警告書対応から審判・訴訟まで一貫して取り扱う。
